Wstęp

Wielu naszych klientów jest zaskoczonych – dowiadując się, że nie można zarejestrować znaku towarowego jako takiego. W to miejsce obligatoryjna jest doprecyzowanie towarów i usług, których zgłoszenie dotyczy. Co więcej: znaczenie przedmiotowego wykazu wykracza daleko poza cele porządkowe czy statystyczne, ale ma istotny wpływ na zakres ochrony znaku. W niniejszym wpisie postaramy się wyjaśnić, z czego to wynika, a także podpowiedzieć, jak od strony praktycznej sformułować prawidłowy wykaz.

Klasyfikacja nicejska – jako punkt wyjścia do określenia wykazu

Wymogiem formalnym prawidłowego zgłoszenia znaku jest określenie towarów i usług, dla których znak jest przeznaczony[1]. Przedmiotowe towary i usługi muszą zostać podzielone na klasy, zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską[2].  Możliwe jest przy tym zarówno wskazywanie pozycji, które wprost przewidziano w klasyfikacji, jak również innych – samodzielnie określonych (przy użyciu polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych[3]). W tym ostatnim przypadku nowe pozycje przyporządkowuje się do poszczególnych klas wedle tzw. uwag ogólnych do klasyfikacji nicejskiej, zgodnie z ich funkcją lub przeznaczeniem, analogicznie do pozycji już istniejących. Przykładowo więc: suplementy diety przynależą zasadniczo do klasy 5, alkohole (z wyjątkiem piwa) do klasy 33, a usługi doradztwa prawnego do klasy 45.

Wykaz towarów a zakres ochrony znaku

Sposób określenia wykazu towarów i usług przekłada się w sposób bezpośredni na zakres ochrony znaku. Zasadą jest bowiem, że prawo ochronne umożliwia zakazanie innym osobom bezprawnego używania w obrocie:

• znaków identycznych – dla towarów/usług identycznych,
• znaków identycznych lub podobnych – dla towarów/usług identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku chronionego z bezprawnie używanym[4].

Tak więc: prawo ochronne nie wiąże się z całkowitym monopolem na używanie danego oznaczenia w obrocie. W to miejsce, zakres uzyskanej wyłączności obejmuje „jedynie” towary i usługi objęte zgłoszeniem, a także towary i usługi podobne.

Nasuwa się oczywiście pytanie o to, jak rozumieć ww. podobieństwo towarów i usług? Przepisy nie zawierają tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Powstaje więc pokusa, aby założyć, iż podobne są przede wszystkim towary i usługi zaliczające się do tej samej klasy. W orzecznictwie przesądzono jednak, że nie tędy droga[5]. Przykładowo, można bowiem wskazać, iż klasa 9 zawiera towary tak odmienne, jak baterie słoneczne, okulary 3D i suwmiarki. W to miejsce, przy badaniu podobieństwa towarów i usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, charakteryzujące ich wzajemny stosunek, w tym: charakter towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają[6]. Nadto, znaczenie ma też kanał dystrybucji oraz właściwy krąg odbiorców[7].

Aby to zobrazować wyobraźmy sobie sytuację, że przedsiębiorca A rejestruje znak X dla towarów obejmujących napoje gazowane (klasa 32). Następnie, ten sam znak jest używany w obrocie przez przedsiębiorcę B dla soków. W tej sytuacji przedsiębiorca A będzie zapewne twierdził, że napoje gazowane i soki są do siebie podobne, gdyż: służą do picia, zaspokajają potrzebę ugaszenia pragnienia i oferowane są na ogół w sklepach spożywczych oraz wielobranżowych, na tym samym dziale. Z kolei przedsiębiorca B podniesie brak podobieństwa, gdyż: soki są zdrowsze niż napoje gazowane i w związku z tym skierowane do innego konsumenta, mogą być traktowane jako posiłek, a także typowo są sprzedawane w kartonach (co nie zdarza się w przypadku napojów).

Kto ma w tym wypadku rację? Nieco wymijająco można wskazać, że obie strony po trosze. Właśnie z uwagi na ten brak jednoznaczności – korzystnie jest już zawczasu dokonać prawidłowego określenia towarów i usług. W naszym przykładzie wystarczyłoby, aby przedsiębiorca A zarejestrował swój znak nie tylko dla napojów gazowanych, ale szerzej – dla „napojów bezalkoholowych” (klasa 32). Takie ujęcie znacznie zwiększyłoby jego szanse w ew. sporze, a z dużym prawdopodobieństwem – pozwoliłoby na jego uniknięcie. Przedsiębiorca B zapewne nie zdecydowałby się bowiem ryzykować naruszenia prawidłowo zarejestrowanego znaku X.

Na marginesie warto też wskazać, że omawiane tutaj ograniczenie ochrony znaków do określonych towarów i usług (zwane też jako zasada specyfikacji) nie dotyczy tzw. znaków renomowanych[8]. Przez znak renomowany uznajemy przy tym taki, który na skutek długotrwałego używania i promocji jest znany znacznej części odbiorców, a także kojarzy się z wysoką jakością opatrzonych produktów[9].  Przedmiotowe zagadnienie jest jednak na tyle złożone, że zasługuje na odrębny wpis – i tutaj poprzestaniemy tylko na jej zasygnalizowaniu.

Wykaz towarów a koszty zgłoszenia

Oczywiście, powyższy problem dałoby się rozwiązać poprzez wskazanie w zgłoszeniu znaku wszystkich możliwych towarów i usług. Niestety, sprawa nie jest jednak taka prosta. Ilość wskazanych w zgłoszeniu klas towarów i usług determinuje bowiem koszty zgłoszenia. W szczególności:

• W przypadku rejestracji krajowego znaku towarowego w UPRP – opłata zgłoszeniowa wynosi 400 zł za pierwszą klasę, a także 120 zł za każdą następną. Nadto, jeżeli prawo ochronne zostanie udzielone, urząd naliczy też opłatę za pierwszy okres ochrony w kwocie 400 zł/klasa. Tak więc, koszt wskazania drugiej i kolejnych klas to 520 zł.
• W przypadku rejestracji znaku towarowego UE w EUIPO – opłata jest jednolita i wynosi 850 euro za pierwsza klasę, 50 euro za drugą oraz 150 euro za trzecią i każdą następną.

Zastrzegając znak musimy więc dokonać trudnego wyboru pomiędzy zakresem oczekiwanej ochrony a jej kosztami.

W tym kontekście warto wskazać, że opłaty są naliczane „od klasy”, a nie „od towarów lub usług” w obrębie klasy. Może się więc pojawić się pokusa wskazania części pozycji „z zapasem” – w szczególności wówczas, gdy i tak rejestrujemy już znak w danej klasie. Natomiast należy mieć świadomość, że znak, który nie jest używany w sposób rzeczywisty przez ponad 5 lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego – może być zasadniczo wygaszony na wniosek osoby trzeciej. W takim wypadku narażamy się zaś na poniesienie kosztów właściwego postępowania.

Dobrym podejściem, pozwalającym na maksymalizację korzyści z rejestracji, jest dokonanie zastrzeżenia dla takich towarów i usług, które faktycznie opatrujemy znakiem na dzień zgłoszenia lub też planujemy rozpoczęcie takich działań w najbliższej przyszłości.

Wykaz towarów a przeszkody rejestracyjne

Trzeba też pamiętać, że zgłaszający nie ma niestety pełnej swobody w określeniu brzemienia wykazu towarów i usług. Wynika to stąd, że uwzględnienie niektórych pozycji może skutkować odmową ochrony znaku w całości lub w części. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

1. Występują tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji, uniemożliwiające udzielenie ochrony przez właściwy organ „z urzędu”. Zaliczamy tutaj zwłaszcza sytuacje, gdy zgłoszone oznaczenie:

• ma charakter opisowy – a więc składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności[10]. Przykładowo więc, znak słowny „KOFEINA” byłby zapewne niemożliwy do rejestracji dla kawy, ale już jak najbardziej w przypadku np. urządzeń elektronicznych czy usług transportowych.

• ze swojej istoty wprowadza odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru[11]. Na tej podstawie UPRP najpewniej odmówiłby ochrony np. logo obejmującego słowa „WINO CZERWONE” dla piwa bezalkoholowego czy też znaku „MASŁO” dla margaryny itd.

2. występuje tzw. przeszkoda względna, której istotą jest kolizja zgłaszanego znaku ze znakiem wcześniejszym. W takim wypadku „właściciel” wcześniejszego prawa może zgłosić sprzeciw względem danego zgłoszenia. Uznanie przez UPRP lub EUIPO sprzeciwu za zasadny skutkuje odmową udzielenia ochrony.

Wykaz towarów i usług należy każdorazowo zweryfikować przed dokonaniem zgłoszenia pod kątem występowania ww. przeszkód rejestracyjnych – a w razie potrzeby odpowiednio dostosować.

Jak sporządzić prawidłowy wykaz? Porady praktyczne

Prawidłowo sporządzony wykaz powinien objąć listę towarów i usług, które mają być objęte znakiem – z przyporządkowaniem do właściwych klas w obrębie klasyfikacji nicejskiej. Użyteczne w tym celu może być np. narzędzie TM Class, które na swoich witrynach udostępnia EUIPO.

Oczywiście, zgodnie z zasadą że „im dalej w las, tym więcej drzew” – sprawa się niekiedy komplikuje. W szczególności:

1. niektóre towary, zależnie np. od materiału użytego do ich wykonania lub przeznaczenia – mogą przynależeć do różnych klas. Tak będzie np. odnośnie drzwi, zaliczających się alternatywnie do klasy 6 (drzwi metalowe), 7 (drzwi wind), 11 (drzwi prysznicowe), 12 (drzwi do pojazdów), 19 (drzwi niemetalowe), 20 (drwi do szafek i mebli). W każdym wypadku warto więc dokonać szczegółowego sprawdzenia.

2. Towary i usługi mogą niekiedy być ze sobą powiązane. Dobrym przykładem są rowery, które jako towar przynależą do klasy 12. Jednocześnie usługa sprzedaży rowerów to już klasa 35, a serwisowanie i naprawa rowerów – klasa 37. W takich wypadkach należy zadać sobie pytanie, czy dana usługa świadczona jest wyłącznie dla towarów „własnej” marki. Jeżeli tak, to na ogół wystarczy dokonanie zastrzeżenia we właściwej klasie „towarowej” (1-34)[12]. Natomiast jeżeli usługę świadczymy też dla towarów pochodzących od osób trzecich, warto rozważyć wybranie dodatkowo stosownych klas usługowych (35-45). Typowym przykładem będzie tutaj sklep online, który swą ofertą obejmuje produkty różnych producentów.

3. Należy pamiętać, że klasy wskazujemy odnośnie do towarów lub usług opatrywanych znakiem – a nie sposobów korzystania ze znaku w obrocie (np. działalność reklamowa), czy też nośników znaku (ulotki, etykiety, banery, tzw. „mercz”).

Należy pamiętać, że po wysyłce zgłoszenia nie ma już możliwości dodawania dalszych towarów lub usług. Warto więc poświęcić trochę czasu dla sporządzenia prawidłowego wykazu już na wstępie procedury. Błędy w tym zakresie mogą niestety okazać się kosztowne.

Jeżeli nie chcesz martwić się powyższymi problemami, możesz oczywiście skorzystać z naszej pomocy. Zachęcamy do kontaktu!